Nachfolgend ein Beitrag vom 23.10.2015 von Telle, jurisPR-ITR 21/2015 Anm. 5

Leitsätze

Tuning
1. Eine gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG zulässige Angabe liegt vor, wenn ein Fahrzeug (hier: Porsche) nach seinem Inverkehrbringen von einem Tuning-Unternehmen (hier: TECHART) verändert und das veränderte Fahrzeug von diesem sodann unter der Nennung der Marke des Herstellers und der Bezeichnung des Tuning-Unternehmens zum Kauf angeboten wird (hier: “Porsche … mit TECHART-Umbau”), sofern dem Verkehr durch die Angaben im Kaufangebot deutlich wird, dass mit der ursprünglichen Herstellerbezeichnung lediglich das Fahrzeug in seinem Ursprungszustand gekennzeichnet ist (im Anschluss an BGH, Urt. v. 14.12.2006 – I ZR 11/04 – GRUR 2007, 705 “Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten”).
2. Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, dass den Anbietern von Tuningmaßnahmen im Interesse des freien Waren- und Dienstleistungsverkehr grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, im Angebot der von ihnen umgebauten Fahrzeuge die Marke des Herstellers des Fahrzeugs zu nennen, das durch die Tuningmaßnahmen verändert worden ist. Dabei muss den Anbietern ein gewisser Spielraum verbleiben, um ihre Leistungen dem Verbraucher gegenüber angemessen zu präsentieren. Es ist weder erforderlich, dass jegliche Änderungen im Detail angegeben werden, noch muss der Anbieter ausdrücklich darauf hinweisen, dass die genannte Marke des Herstellers nur die Herkunft des Ursprungsprodukts bezeichnet und der Hersteller mit den Umbauten nichts zu tun hat.

A. Problemstellung

Die vorliegende Entscheidung des BGH behandelt die markenrechtliche Zulässigkeit von Werbemaßnahmen eines Tuning – Anbieters für Porsche – Modelle. Derartige Fragestellungen tauchen öfter in Bereichen auf, in denen hochwertige markenrechtlich geschützte Produkte vertrieben werden, die aber durch nachträgliche Umbaumaßnahmen von Dritten ohne Zusammenhang mit dem Hersteller modifiziert werden. Manche Hersteller der ursprünglich auf den Markt gebrachten Produkte versuchen dies aus verschiedenen Gründen zu unterbinden und berufen sich dabei vor allem auf den markenrechtlichen Schutz. So mag zum einen ein Kontrollbedürfnis über das vertriebliche Schicksal der markenrechtlich geschützten Produkte bestehen. Der Hersteller hat ein Interesse daran, selbst und allein zu bestimmen, in welcher Form und in welcher Weise seine Produkte auch nachdem sie in den Verkehr gebracht wurden, weiter vertrieben werden. Diese Kontrollmöglichkeiten werden jedoch berührt, wenn Dritte Veränderungen an den Produkten vornehmen. Ebenso kann die Vertriebsstrategie des Herstellers dadurch beeinträchtigt sein, dass überhaupt noch Veränderungen an dem Produkt vorgenommen werden und diese nicht in ihrer ursprünglichen Form weiter vertrieben werden. Viele Hersteller befürchten hierdurch eine negative Beeinträchtigung des Markenimages.
B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Das hier beklagte Unternehmen bietet unter der geschützten Marke „TECHART“ nachträgliche Umbauten von verschiedenen Porsche-Modellen an. Die Klägerin ist die Herstellerin der bekannten Porsche -Produkte und hält die markenrechtlich geschützten Kennzeichen inne. Die verschiedenen Tuning-Maßnahmen bewirbt die Beklagte typischerweise mit dem Muster „Porsche … mit TECHART-Umbau“, wobei sie neben der Hersteller- auch die jeweilige Modellbezeichnung aufführt. Hierin sah die Klägerin eine Verletzung ihrer Markenrechte und griff diese Angebote an. Mit den Umbauten greife die Beklagte erheblich in die Eigenart der Fahrzeugmodelle ein. Bei den angegriffenen Werbeaussagen werde nicht deutlich, dass die umgebauten Produkte mittlerweile der Beklagten zuzurechnen seien. Von der Beklagtenseite wurde argumentiert, in den angegriffenen Aussagen würden die klägerischen Zeichen rein beschreibend verwendet. Zudem könne sie sich auf Erschöpfung berufen, da ihre Umbauten die Original-Produkte nicht wesentlich beeinträchtigten. Schließlich habe die Herstellerin bereits seit dem Jahr 2000 Kenntnis, weshalb ihre Ansprüche verwirkt seien.
Das Landgericht hatte die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten war vor dem OLG Hamburg teilweise erfolgreich. Der BGH hat das Urteil des Oberlandesgerichts unter Zurückweisung der Revision der Klägerin im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Nach der Entscheidung des BGH greife bereits § 23 Nr. 2 MarkenG ein, da es sich bei der angegriffenen Werbemaßnahme um eine lautere Benutzung beschreibender Angaben handele. Die Beklagte weise mit der Verwendung der Herstellermarke lediglich darauf hin, dass sie Veränderungen an den mit der klägerischen Marke versehenen Produkten vorgenommen habe. Dabei komme es anders als noch vom Berufungsgericht angenommen nicht darauf an, dass die umgebauten Bestandteile eindeutig von dem ursprünglichen Produkt abgrenzbar seien. Ebenso müssten nicht jegliche Änderungen genau angegeben werden. Stattdessen reiche aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise erkennen, dass die Herstellermarke zur Bezeichnung der getunten Autos diene.
Nach der allgemeinen Lebenserfahrung sei es bei den hier angebotenen veränderten Erzeugnissen ausgeschlossen, dass der Verkehr die ursprüngliche Marke der Herstellerin als kennzeichnendes Mittel wahrnimmt, wenn dem veränderten Produkt die Marke der Beklagten als neue Kennzeichnung gegenüber gestellt werde. Entscheidend sei allein, dass der Verkehr erkenne, dass der Dritte Änderungen vorgenommen und damit zu verantworten habe. Bei den hier betroffenen hochpreisigen und hochqualitativen Produkten sei auch ein besonders hohes Verständnis der angesprochenen Kreise anzunehmen, die also den Unterschied zwischen dem Original-Produkt und der nachträglich umgebauten Variante erkennen. Zudem habe die Beklagte in ihren Angeboten umfangreiche Beschreibungen der umgebauten Fahrzeuge gemacht, in denen sie ihre nachträglichen Modifizierungen besonders gekennzeichnet habe.
Der BGH spricht sich damit gegen ein strenges Verständnis des § 23 Nr. 2 MarkenG aus. Müsste ein Autohändler jegliche Änderungen der ursprünglichen Produkte im Detail angeben, so stehe dies nicht mit der Dienstleistungsfreiheit im Einklang. Eine zu starke Gewichtung des Markenrechts und der Interessen der Rechteinhaber führe hier zu einer prohibitiven Auslegung des § 23 Nr. 2 MarkenG. Sinn und Zweck dieser Regelung sei jedoch, freien Warenverkehr und damit auch Wettbewerb zu ermöglichen. Daraus folge eine im Zweifel wettbewerbsfreundliche Auslegung, solange nicht der Markeninhaber den Einwand des Verstoßes der Benutzung gegen die guten Sitten erfolgreich erheben könne.
Mit diesem Einwand konnte die Klägerin in diesem Rechtsstreit nicht erfolgreich durchdringen. Die Vorinstanz hatte hier noch angenommen, es hätten der Beklagten mildere Formulierungen offengestanden. Nach Ansicht des BGH kann die bloße Reihenfolge der Wörter und in diesem Fall das an den Anfang gestellte markenrechtlich geschützte Kennzeichen nicht entscheidend für die Bewertung des Verstoßes gegen die guten Sitten sein. Maßstab hierbei sei der Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, der zu einer Abwägung der Umstände des Einzelfalls führe, wobei die Interessen des Markenschutzes mit dem Interesse am freien Warenverkehr und der Dienstleistungsfreiheit in Einklang gebracht werden müssten, sodass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines unverfälschten Wettbewerbs spielen könne. Entscheidend sei, ob der Dritte in unlauterer Weise den Interessen des Markeninhabers zuwider handele. Deshalb müsse den Anbietern von Tuning-Maßnahmen ein angemessener Spielraum zur Präsentation ihrer Leistungen verbleiben. Erneut stellt der BGH damit auf die grundsätzlich wettbewerbsfreundliche Zielsetzung des § 23 Nr. 2 MarkenG ab.
C. Kontext der Entscheidung
Der BGH erweitert seine Rechtsprechung und setzt den Auslegungsmaßstab für § 23 Nr. 2 MarkenG fest. Diese Norm ist grundsätzlich wettbewerbsoffen auszulegen. Damit setzt der BGH die Zielsetzungen der markenrechtlichen Schrankenregelungen konsequent um. Diese dienen der Verkehrsfähigkeit, der Dienstleistungsfreiheit und letztendlich dem Wettbewerb. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass keine überspannten Ansprüche an Dritte zu stellen sind, wenn sie in lauterer Weise die Kennzeichen zur Beschreibung ihrer Leistungen benutzen. Entsprechend sind die Anforderungen an den erfolgreichen Einwand des Verstoßes gegen die guten Sitten hoch und verlangen konkrete Darlegungen. Einzelne Punkte hierzu hatte der BGH bereits in seiner früheren Rechtsprechung nicht abschließend festgelegt (vgl. auch BGH, Urt. v. 14.04.2011 – I ZR 33/10 – GRUR 2011, 1135; EuGH, Urt. v. 17.03.2005 – C-228/03 – GRUR 2005, 509). Dort wurde als Kriterium aufgeführt, ob die Benutzung der Marke in einer Weise erfolge, die glauben machen könne, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht, ob die Benutzung den Wert der Marke durch unlautere Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung beeinträchtigt, ob die Marke durch ihre Benutzung herabgesetzt oder schlechtgemacht wird oder ob der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt. Entsprechende besondere Umstände für eine unlautere Ausnutzung oder gar eines Begebens in die Sogwirkung der klägerischen Marke sah der Senat hier als nicht festgestellt.
D. Auswirkungen für die Praxis
Anbieter von Tuning – Maßnahmen oder ähnlichen Geschäftsmodellen haben geringe Anforderungen zu erfüllen, wenn sie die Kennzeichen des ursprünglichen Produkts zur Kennzeichnung ihrer nachträglich modifizierten und vertriebenen Waren benutzen. Eine konkrete Darstellung, welche Veränderungen erfolgten, ist ebenso wenig notwendig wie eine konkrete semantische Darstellung. Auf der anderen Seite sind die Hürden für Rechteinhaber hoch, wenn sie demgegenüber dennoch derartige Benutzungen unterbinden wollen. In diesem Fall trifft sie hinsichtlich des Einwands der Sittenwidrigkeit die Darlegungs- und Beweislast nach den allgemeinen Grundsätzen und sie müssen konkrete Umstände vorbringen, aus denen sich der Vorwurf der Sittenwidrigkeit im konkreten Fall ergibt.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung

Auf die weiterhin angesprochenen Fragen der Erschöpfung und der Verwirkung kam es hier nicht an. Für eine Verwirkung hätte die Beklagte darlegen müssen, dass die Klägerin tatsächlich positive Kenntnis von ihrem Handeln hatte (vgl. BGH, Urt. v. 30.04.1998 – I ZR 268/95 – GRUR 1999, 161, 164). Da der BGH ein Eingreifen der Schranke nach § 23 Nr. 2 MarkenG annahm, musste er zum Erschöpfungsgrundsatz keine Entscheidung treffen. In diesem Fall hätte jedoch die Klägerin ihre berechtigten Gründe darlegen und beweisen müssen, die gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG die Wirkung der Erschöpfung ausschließen.